Con la sentenza n. 33100/2023 la Corte di Cassazione è stata chiamata a risolvere l’importante questione di diritto consistente nello stabilire il contenuto dell’impedimento assoluto alla registrazione del marchio di forma quando esso sia “esclusivamente” costituito da una “forma o da altra caratteristica” che dà un “valore sostanziale” al prodotto (Art. 9, lett. c), D.Lgs. n. 30/2005 – Codice di Proprietà Industriale, di seguito denominato “c.p.i.”), poiché l’individuazione del perimetro dell’avverbio “esclusivamente” non è sempre agevole.
Pertanto, con la sentenza in esame la Suprema Corte ha contribuito a detto dibattito giurisprudenziale statuendo che la forma che dà valore sostanziale al prodotto deve essere “un non banale pregio estetico o di altre caratteristiche essenziali tali da rendere la forma del prodotto un simbolo o, persino, un'icona sociale e particolarmente appetibile il prodotto cui è apposto; in sostanza, l'aspetto esteriore del prodotto deve essere dotato di un "appeal" idoneo ad influenzare o addirittura a determinare le scelte d'acquisto del pubblico, così da essere in grado di far conseguire un vantaggio concorrenziale al titolare dello stesso”.
Materia del contendere è stata la domanda di accertamento di insussistenza di una contraffazione del marchio italiano tridimensionale n. 001556520, figura di scooter, della Piaggio & C. s.p.a., depositato il 7.8.2013 e registrato il 29.8.2013 per le classi merceologiche nn. 12 (scooter) e 28 (modellini di scooter), marchio rivendicante la priorità costituita dal marchio comunitario tridimensionale n. 011686482, depositato il 25.3.2013 e registrato il 16.1.2014.
La controversia era stata instaurata, con atto di citazione del 2014, dalle società cinesi Z.Z. Industry Group Co. Ltd e Z.T. Import and Export Co. Ltd, attive nella produzione e commercializzazione di motocicli, tra i quali i modelli «Cityzen», «Revival» e «Ves», realizzati e omologati tra il 2006 ed il 2012, i primi due protetti come design comunitari, contro la Piaggio & C. s.p.a., al fine di sentire accertare l'insussistenza della contraffazione del marchio tridimensionale anzidetto, con i modelli da esse prodotti e commercializzati, nonché la nullità dell'altrui privativa industriale, per assenza di novità e carenza di capacità distintiva, per impedimenti assoluti alla registrazione e per registrazione in malafede. La Piaggio presentava domande riconvenzionali chiedendo che venisse accertata la violazione da parte delle attrici del diritto d’autore sulla forma (ideale ed astratta) della Vespa, comprensiva di tutte le forme di scooter a marchio denominativo Vespa, succedutesi dal ’45 ad oggi, la concorrenza sleale per confondibilità, appropriazione di pregi e scorrettezza nel praticare prezzi particolarmente ridotti nonché la condanna delle attrici al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Torino respingeva le domande attoree statuendo che, sebbene il design Piaggio fosse attraente, esso non era tuttavia l’unica caratteristica a determinare l’acquisto del consumatore che “pur essendo certamente influenzato dalla sua estetica, non è di sicuro portato a decidere l’acquisto esclusivamente in base a questa, ma bensì in base ad altre considerazioni tecniche e funzionali”, e accoglieva le domande riconvenzionali della Piaggio & C. s.p.a.
Anche la Corte di Appello di Torino rigettava l’appello delle società cinesi ritenendo, con sentenza n. 677/2019 pubblicata il 16.4.2019, insussistenti gli impedimenti assoluti alla registrazione del marchio di forma di cui all’art. 9, lett. c), c.p.i.. Specificamente, la Corte territoriale statuiva che “pur presentando il modello di Vespa in esame "indubbie qualità estetiche e artistiche", tuttavia, la forma della Vespa non dà "valore sostanziale al prodotto", in quanto, dovendosi comunque operare una "comparazione tra caratteristiche estetiche e tecnico utilitaristiche" e restando inevitabilmente la forma del veicolo "connessa alla precipua funzione utilitaristica del prodotto che la incorpora", si deve "verosimilmente" ritenere che lo scooter venga scelto dal consumatore "in primo luogo per le notorie qualità in termini di prestazioni, sicurezza, affidabilità, nonché - anche - per le qualità estetiche".
Avverso la predetta sentenza della Corte di merito, le società cinesi proponevano ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi dei quali qui rileva il secondo con il quale esse lamentavano una errata interpretazione della disposizione in esame e sopraccitata, ossia dell’art. 9, lett. c), c.p.i., evidenziando altresì, al fine di una corretta interpretazione della detta norma, che il modello di utilità della “Vespa”, che era stato registrato ma scaduto 50 anni fa, rendeva di pubblico dominio la forma della “Vespa” rendendola, quindi, oggetto di libera utilizzazione, potendo essere registrato, aggiungevano le ricorrenti, solo un marchio che riprendesse alcune caratteristiche del modello, rendendolo diverso da come era.
Le ricorrenti, a supporto della loro doglianza, sottolineavano che:
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1) la ratio dell’art. 9, lett. c), c.p.i. consiste nell'”esigenza antimonopolistica di evitare che vengano tutelati come marchio, senza limiti temporali (stante la possibilità di rinnovazione della protezione relativa), delle "forme" che, invece, dovrebbero essere registrate come disegni/modelli, con una tutela limitata nel tempo”. Quindi, evidenziavano, come già effettuato in primo grado, che “la forma della Vespa del’46” è stata già oggetto di tutela come modello di utilità, scaduto da oltre cinquant'anni", sicché il riconoscimento, oggi, della tutela di essa come marchio di forma "renderebbe perpetuo il diritto di esclusiva, contrariamente alla finalità perseguita dal legislatore" confliggendo con la anzidetta ratio della norma medesima;
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2) che “anche la giurisprudenza dell’Unione Europea non richiede, affinché sussista il presupposto del valore sostanziale della forma, inteso come gradevolezza del design, che tale elemento svolga, all'atto della scelta del consumatore, un ruolo "prevalente" o, tantomeno, che il prodotto sia acquistato "soltanto" per la sua qualità estetica, a prescindere dalla sua funzione tecnica, rappresentando, invece, esso solo un "fattore importante, anche se non l'unico, per comprare il prodotto".
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La Corte di Cassazione, allora, allineandosi alla giurisprudenza Unionale, ha accolto tale motivo di ricorso delle società cinesi, ritenendo erroneo il ragionamento effettuato dalla Corte di Appello di Torino avendo essa effettuato “una comparazione tra "caratteristiche estetiche e tecnico utilitaristiche", per poi riconoscere alle prime un "valore sostanziale" solo allorché risultino prevalenti”.
Secondo la Corte di legittimità, invece, deve affermarsi che “ai fini dell'impedimento assoluto alla registrazione del marchio di forma, quando lo stesso consista "esclusivamente" in una forma di un prodotto, o altra sua caratteristica, la nozione di forma (o altra caratteristica) che dà un "valore sostanziale" al prodotto è riferita alla forma che conferisca un valore di mercato al prodotto, un fattore attrattivo aggiuntivo, in grado comunque di influenzare "in larga misura" (Corte Giust. 23/4/2020, cit.), le scelte d'acquisto del consumatore, ma non necessariamente e soltanto in maniera prevalente, cosicché il fatto di riservare quella forma ad un solo imprenditore, facendogli conseguire un vantaggio concorrenziale, potrebbe perturbare le condizioni di concorrenza del mercato in questione, monopolizzando direttamente la stessa attività di produzione del bene.”.
La Corte ha, quindi, accolto il secondo motivo del ricorso, ha respinto il primo e il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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