Nomi a dominio: dalla WIPO un altro colpo per Donald Trump

Pubblichiamo il commento dell’autore al provvedimento della WIPO del 24 novembre 2023 Case D2023-4147 (testo in calce).

Ancora una brutta notizia per l’ex Presidente USA Donald J Trump, questa volta la vicenda riguarda la riassegnazione del nome a dominio mar-a-lago.com.

La procedura era stata attivata lo scorso ottobre dalla DTTM Operations LLC, una società facente parte del gruppo The Trump Organization, che si occupa della gestione dei marchi di quest’ultimo.

Mar a Lago è il nome della lussuosa proprietà di Palm Beach che il magnate americano ha acquistato negli anni ottanta e che è stata utilizzata sia come residenza privata che come luogo esclusivo per gli amanti del golf.

Nel proprio ricorso, la DTTM ha evidenziato il fatto che il primo marchio “The Mar a Lago Club” è stato registrato presso l’Ufficio Brevetti e Marchi americano nell’aprile 1997, mentre un secondo marchio “Mar-A-Lago” era stato registrato nel 2008, e che gli stessi erano stati ampiamente utilizzati e pubblicizzati.

Inoltre, sempre secondo la ricorrente, il nome a dominio mar-a-lago.com sarebbe stato utilizzato al fine di creare confusione e attirare utenti internet, sfruttando la notorietà del resort.

Dall’attività istruttoria è emerso che il titolare del nome a dominio era il sig. Marq Quarius, un cittadino della Florida, che nella sua replica ha fatto una ricostruzione apparentemente fantasiosa, ma documentata e provata nei fatti.

Il resistente ha infatti dichiarato che il nome a dominio contestato era stato registrato il 28 marzo 1997 per realizzare un sito commemorativo per i suoi tre animali domestici, il cane Mar, la papera Alfred, ed il gatto Lag, i cui tre nomi uniti erano diventati Mar-A-Lago.

Per quanto si possa stentare a credere a questa ricostruzione, da un’analisi tramite il sito web.archive.org è emersa la assoluta veridicità di quanto dichiarato.

Inoltre il Sig. Quarius ha dimostrato che già in passato il gruppo Trump lo aveva contattato per rivendicare la titolarità del dominio, e che si era dichiarato favorevole a trasferirlo a fronte di una donazione in beneficenza di $ 25.000, proposta tuttavia caduta nel vuoto.

Per la definizione della riassegnazione, la WIPO ha incaricato W. Scott Blackmer che, come da procedura, ha dovuto verificare la sussistenza dei tre requisiti necessari affinché si potesse disporre la riassegnazione del nome a dominio contestato.

In relazione alla identità o alla confondibilità tra il nome a dominio oggetto del ricorso ed i segni distintivi di titolarità del ricorrente, il panelist è giunto alla conclusione che il marchio registrato “MAR-A-LAGO” risultava incorporato nella sua interezza nel nome a dominio contestato, e la stessa stringa che costituisce un elemento distintivo del marchio registrato THE CLUB AT MAR-A-LAGO è riconoscibile nel nome a dominio contestato.

Ritenendo conseguentemente dimostrato il primo elemento.

Con riferimento all’esistenza di diritti o interessi legittimi del Sig. Quarius rispetto al dominio contestato, il panelist ha evidenziato che, sebbene il dominio fosse stato originariamente utilizzato per un sito commemorativo di animali, da qualche anno i contenuti del sito erano stati modificati, trasformandolo in una raccolta di “odi alla terra”.

Questa modifica ha comportato che venissero meno i diritti e gli interessi legittimi originariamente presenti, inducendo il panelist a ritenere sussistente anche il secondo elemento richiesto dalla procedura.

Il fatto che il panelist abbia riscontrato la sussistenza dei primi due elementi necessari per disporre la riassegnazione, ha reso il terzo elemento, vale a dire la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, assolutamente determinante.

Dalla valutazione della documentazione depositata è emersa la possibilità che il resistente, residente in Florida, fosse a conoscenza dell’apertura del Mar-a-Lago Club, tuttavia questa presunzione è stata superata da circostanze di natura cronologica.

La registrazione del dominio contestato è stata effettuata prima della registrazione dei marchi “The Mar a Lago Club” e “ Mar a Lago”, ed i siti realizzati dal resistente non avevano alcuna finalità commerciale o scopo di creare confusione rispetto alle attività della ricorrente.

Inoltre l’utilizzo del dominio da parte del sig. Quarius si è protratto ininterrottamente per più di 25 anni, senza che mai fosse emerso alcun tentativo di vendita dello stesso.

Tutte circostanze ritenute non compatibili con le classiche attività di cybersquatting, e che hanno determinato il panelist a decretare l’insussistenza della malafede e conseguentemente a respingere la richiesta di riassegnazione.

Il Diritto Industriale, Direzione scientifica: Floridia Giorgio, Galli Cesare, Ed. IPSOA, Periodico. Bimestrale di dottrina e giurisprudenza sulle creazioni intellettuali e sulla concorrenza. Marchi, brevetti, diritto d'autore, concorrenza sleale, antitrust e pubblicità, nuove tecnologie. Scarica gratuitamente un numero omaggio